IV Форум Корпоративных Юристов. Доклад Е.Ю. Городисской

22.10.2009, Городисская Е.Ю.

Сессия 2. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности в судебном и досудебном порядке

Тема выступления: Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием


Тезисы:


I Принцип обязательного использования товарного знака в гражданском обороте

• Статья 5С Парижской конвенции по охране промышленной собственности. 
• Статья 1486 гражданского кодекса Российской Федерации.
• Статья 22 Закона о товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров.


II Цели установления принципа обязательного использования товарных знаков

• Выполнение товарными знаками функции индивидуализации товаров.
• Обеспечение интенсивного функционирования товарных знаков в гражданском обороте.
• Преодоление препятствий для производства и реализации товаров реальными производителями.
• Защита от недобросовестной конкуренции.


III Административный порядок рассмотрения вопроса о досрочном прекращении правовой охраны

• Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака осуществляется на основании решения коллегии Палаты по патентным спорам ФГУ ФИПС.


IV Товарные знаки, правовая охрана которых в РФ может быть прекращена досрочно

• Национальные товарные знаки (в том числе общеизвестные знаки).
• Международные товарные знаки.


V Использованием товарного знака признается (ст. 1486 ГК РФ)

1. - применение товарного знака правообладателем на товарах, их этикетках и   упаковках, которые
• производятся,
• вводятся в гражданский оборот,
• хранятся или перевозятся с целью введения в гражданский оборот;
 - применение товарного знака при выполнении работ, оказании услуг;
 - применение товарного знака на документации, связанной с введением товаров в  гражданский оборот;
- применение товарного знака в предложениях о продаже товара, в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- применение товарного знака в сети Интернет (в т.ч. в доменном имени);

2.  применение товарного знака указанными в п. 1 способами лицензиатом на основании зарегистрированного Роспатентом лицензионного договора;

3.  применение товарного знака другими лицами под контролем правообладателя (новелла);

4.  применение измененного товарного знака способами, указанными в п. 1 при условии, что внесенные в знак изменения не влияют на различительную способность зарегистрированного знака.


VI Последствия неиспользования товарного знака

• Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в случае его неиспользования в течение любых трех лет после его государственной регистрации (на практике – в течение трех лет до даты подачи в ППС заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием).
• Сохранение правовой охраны товарного знака при условии того, что знак не использовался по независящим от правообладателя причинам.


VII Доказывание факта использования товарного знака

• Бремя доказывания лежит на правообладателе.


VIII Документы, подтверждающие факт использования товарного знака с учетом    практики ППС

1. Документация, подтверждающая факт производства товара, маркированного зарегистрированным товарным знаком правообладателем или лицензиатом.
2. Документация, подтверждающая факт введения правообладателем в гражданский оборот в РФ товара, маркированного товарным знаком:
- контракты;
- финансовая документация, подтверждающая исполнение контрактов;
- информация о рекламных акциях (если проводились) и сопутствующая документация;
- информация об использовании знаков в сети Интернет в отношении товара, для индивидуализации которого зарегистрирован товарный знак (если таковое осуществлялось).
Для иностранных производителей дополнительно:
- таможенные декларации страны-экспортера;
- транспортная документация, касающаяся перевозки товара;
- российские таможенные декларации импортера;
- документация, подтверждающая факт введения товара в гражданский оборот в РФ импортером.


IX Доказывание факта заинтересованности

• Бремя доказывания заинтересованности лежит на лице, подавшем заявление о досрочном прекращении правовой охраны.
• Обоснование заинтересованности, которая послужила мотивом для подачи заявления в ППС, приводится в заявлении.
• При отсутствии обоснования в приеме заявления должно быть отказано.
• Вопрос о наличии или отсутствии заинтересованности решается коллегией ППС при проведении заседания.
• При отсутствии заинтересованности делопроизводство по рассмотрению заявления прекращается.


Х    Заинтересованные лица

Заинтересованным может быть лицо:

• способное быть субъектом права на товарный знак;
• являющееся производителем товаров (работ, услуг), в отношении которых подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и имеющее намерение использования тождественного или сходного знака для своих товаров;
• обладающее правом на фирменное наименование или коммерческое обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с товарными знаками, в отношении которых подано заявление, осуществляющее предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары/услуги, в отношении которых подано заявление, имеющее реальное намерение использования фирменного наименования или коммерческого обозначения в качестве товарного знака в отношении своих товаров/услуг;

факт подачи заявки на тождественный или сходный до степени смешения знак сам по себе не является свидетельством заинтересованности;

• а также лицо, являющееся правообладателем тождественного или сходного до степени смешения знака, правовая охрана которому предоставлена на территории иностранного государства в отношении однородных товаров/услуг и имеющее намерение распространить ее действие на территории Российской Федерации.

 


Елена Городисская
кандидат юридических наук,
патентный поверенный, адвокат