Изменение правового регулирования досрочного прекращения охраны товарного знака в связи с неиспользованием

01.06.2008, Городисская Е.Ю.
Изменение правового регулирования досрочного прекращения охраны товарного знака в связи с неиспользованием

Адвокатское бюро «Андрей Городисский и Партнеры» - одна из ведущих российских юридических фирм, основана в феврале 1992 года юристами-практиками. Бюро строится по классическому партнерскому принципу, объединяя юристов, занимающихся исключительно профессиональной адвокатской деятельностью на основании Федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». В своей работе Бюро руководствуется самыми высокими стандартами этики отношений с нашими клиентами, основанными на исторических традициях российской адвокатуры и вобравшими в себя основные правила, действующие в адвокатских сообществах Америки и Западной Европы. Эти принципы и правила закреплены в нашем партнерском договоре. Все адвокаты бюро являются членами Адвокатской палаты г. Москвы Основная специализация адвокатов Бюро - оказание юридической помощи иностранным и российским предпринимателям и компаниям по всем отраслям права, связанным с осуществлением коммерческой деятельности, как в России, так и в других странах. Одним из направлений практики Бюро является представление и защита интересов клиентов при регистрации товарных знаков, разработке и регистрации лицензионных договоров и договоров коммерческой концессии, рассмотрении споров в Палате по патентным спорам Роспатента, в судебных, правоохранительных органах, в Федеральной антимонопольной службе, Федеральной таможенной службе по защите их прав на товарные знаки. Ведущим специалистом по данной категории дел является автор данной статьи, партнер Адвокатского бюро, кандидат юридических наук, адвокат, патентный поверенный № 339 Городисская Елена Юрьевна. С 1 января 2008 г. вступила в силу четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – IV часть ГК РФ), в которой, среди прочих, подверглись некоторым изменениям положения ранее действовавшего законодательства о досрочном прекращении правовой охраны в РФ товарных знаков в связи с их неиспользованием. Как и в прежнем законодательстве, IV частью ГК РФ установлено обязательное использование товарного знака в отношении товаров, для которых ему предоставлена правовая охрана, под угрозой ее прекращения. Возможность досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием предусмотрена Парижской конвенцией об охране промышленной собственности 1883 г., членом которой Россия является с 1965 г. Так, статьей 5С Конвенции установлено, что если в стране - члене Конвенции использование знака является обязательным, его регистрация может быть аннулирована в связи с неиспользованием. Конвенция предусматривает, что аннулирование регистрации возможно лишь по истечении справедливого срока, и только тогда, когда заинтересованное лицо не представит доказательств, оправдывающих причины его бездействия. Впервые обязательное использование товарного знака под угрозой аннулирования его регистрации было введено Положением о товарных знаках, утвержденным Государственным комитетом СССР по делам изобретений и открытий от 08 января 1974 года. Введение этого положения в эпоху советской экономики было осуществлено в целях контроля за качеством производимой предприятиями продукции. С изменением экономической ситуации дальнейшее последовательное закрепление в Законе СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 3 июля 1991 г. (ст. 25), Законе РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 г. с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 г. (ст. 22) (далее Закон РФ «О товарных знаках»), и теперь уже в ст. 1486 ГК РФ принцип обязательного использования знака получил более широкую целевую направленность, а именно – обеспечение выполнения товарным знаком своей функции индивидуализации находящихся в гражданском обороте товаров, - обеспечение интенсивного функционирования товарных знаков в гражданском обороте путем исключения случаев обладания ими лицами, не производящими товары и не оказывающими услуги, которое препятствует появлению на рынке товаров и услуг реальных производителей, маркированных тождественными или сходными до степени смешения обозначениями, - борьба с регистрацией третьими лицами на свое имя известных российскому потребителю товарных знаков, которые по тем или иным причинам не получили еще правовую охрану в РФ, с целью либо последующей возмездной уступки таких товарных знаков реальным производителем товара, либо использования репутации этих знаков, либо выдавливания товаров, маркированных этими знаками с рынка. Безусловно, стремление законодателя создать максимально комфортные условия для интенсивного участия товарных знаков в гражданском обороте одновременно с защитой от недобросовестной конкуренции реальных производителей товаров в условиях многообразия форм собственности и развитой рыночной экономики способствует созданию условий для состязательности хозяйствующих субъектов на товарных рынках. Однако, необходимо также отметить, что из механизма защиты интересов хозяйствующих субъектов досрочное прекращение правовой охраны товарных знаков в ряде случаев превращается в инструмент для «захвата» используемого знака. Изменения, внесенные частью четвертой ГК РФ, в определении того, что же является «использованием товарного знака», сузили, но не исключили возможность подобного рода злоупотреблений. И статьей 1 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и статьей 1477 ГК РФ товарный знак определялся и определяется как обозначение, служащее для индивидуализации товаров. Согласно п. 1 ст. 22 Закона РФ «О товарных знаках», использованием товарного знака считалось его применение на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного соглашения. С учетом положений п. 2 ст. 4 Закона «О товарных знаках», формы фактического использования должны были проявляться через изготовление, применение, ввоз, продажу, иное введение в гражданский оборот маркированного охраняемым в РФ товарным знаком товара, произведенного как в РФ, так и за рубежом. Использованием признавались все вышеперечисленные действия, осуществляемые также третьими лицами (лицензиатами) на основании лицензионного договора, заключенного с владельцем товарного знака. Использованием могло быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в РФ, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке. При решении вопроса о досрочном прекращении действия товарного знака в связи с его неиспользованием могли быть приняты во внимание предоставленные владельцем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам. Для российских производителей формулировка ст. 22 Закона «О товарных знаках» не представляла проблем в части доказывания факта использования товарного знака при условии наличия реального производства товара правообладателем или лицензиаром и его реализации на территории РФ. Иная ситуация складывалась с товарными знаками иностранных правообладателей, продукция которых производилась за рубежом и экспортировалась в РФ. Продолжительное время практика разрешения споров, связанных с прекращением правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием основывалась на весьма узком толковании ст. 22 Закона РФ «О товарных знаках» и сводилась к тому, что для иностранного правообладателя использованием товарного знака признавался либо факт производства маркированной товарным знаком продукции в РФ по лицензионному договору, либо факт реализации товара в РФ также на основании лицензионного договора. Такой подход не только не учитывал наличие устоявшихся форм хозяйственных связей в мировой торговле, но и ограничивал иностранных правообладателей в свободе выбора использования их прав на осуществление законной экономической деятельности. Иностранные правообладатели, озабоченные поддержанием в силе в РФ регистраций своих товарных знаков, были вынуждены заключать с импортерами их товаров лицензионные договоры о предоставлении права реализации товаров в РФ, маркированных охраняемыми в РФ знаками. И с правовой и с экономической точки зрения такого рода договоры являются абсолютно нецелесообразными. По своему фактическому содержанию лицензионный договор, ограничивающий предоставляемые права на использование знака только правом реализации продукции, скорее всего, возможно отнести к дистрибьюторскому договору, поскольку его сутью является предоставление права конкретному лицу осуществить первоначальное введение маркированного товарным знаком товара в гражданский оборот на территории РФ. В таком случае, подобного рода лицензионный договор возможно квалифицировать как притворную сделку (т.е. недействительный договор). С экономической точки зрения наличие лицензионного договора у импортера продукции при ее таможенном оформлении обязывает его уплачивать повышенные таможенные пошлины, что непосредственно отражается и на кошельке потребителя. Очевидная необоснованность вышеизложенного толкования ст. 22 Закона «О товарных знаках» в конечном итоге была скорректирована судебной практикой в ставшем уже хрестоматийным деле по комбинированному товарному знаку № 458540 со словесным элементом «JB» (ликер с названием «Бехеровка»). Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 апреля 2004 года № 1164/04 было установлено, что наличие на рынке РФ произведенного за ее пределами, маркированного охраняемым в РФ товарным знаком товара, подтвержденное соответствующими документами, свидетельствует об использовании товарного знака в РФ самим правообладателем. Таким образом, Высший Арбитражный Суд признал, что введение в гражданский оборот на территории РФ товара, произведенного за рубежом, может осуществляться не только лицензиатом, но и любым иным лицом, которое выполняет посреднические функции по ввозу и реализации продукции правообладателя. В качестве доказательств, подтверждающих фактическое использование товарного знака в РФ, по данному делу были приняты во внимание представленные копии контрактов с российским импортером, таможенные декларации импортера и письменные объяснения торгующих товаром организаций. Впоследствии, видимо, с учетом данного Постановления ВАС, Палата по патентным спорам при рассмотрении заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков, скорректировав свою позицию, стала признавать использованием товарного знака факт наличия товара иностранного производителя, ввезенного по дистрибьюторскому договору, но при условии, что правообладателю должны были быть представлены контракты с российским импортером, грузовые таможенные декларации (ГТД) импортера, письменные документы торгующих товаром организаций. Согласно ныне действующей статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование не только правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, но и другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя. Внесенные частью IV ГК РФ изменения в квалификацию того, что является использованием товарного знака, в определенной степени облегчить защиту прав на товарный знак правообладателю, товары которого присутствуют на рынке РФ, но при условии выработки административными и судебными органами адекватных критериев понятия «контроль правообладателя». Полагаю, что в данном случае для иностранных производителей под контролем правообладателя следует понимать выраженное любыми способами целенаправленное намерение осуществить производство товара, в том числе и на основании договора заказа, и поставку товара в РФ путем заключения любого рода договора или цепочки дистрибьюторских договоров, конечной целью которых является инициированный правообладателем экспорт товаров в РФ. Приведем наиболее простой пример. Зачастую, в структуру холдингов входят компании – обладатели прав на товарные знаки, компании – производители товара, маркируемого этими знаками и компании – дистрибьюторы, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Производство товара компанией – производителем по заказу компании – правообладателя, поставка товара компании – дистрибьютору для целей дальнейшего экспорта в РФ, безусловно, должны признаваться осуществлением третьими лицами использования товарного знака в РФ, поскольку родственные компании структурно находятся под контролем правообладателя. Однако, возможны ситуации, когда вышеперечисленные компании не входят в одну группу компаний. В этом случае контроль со стороны правообладателя, как правило, имеет иное по своему характеру содержание, и может, например, осуществлять в форме получения отчетов от компаний – посредников об объеме и перечне поставляемой в РФ продукции. Вышеизложенный подход к пониманию обязанности по использованию товарного знака нашел свое отражение в Решении Арбитражного Суда г. Москвы по делу А-40-14200/07-26-103 от 30.08.2007 г., (т.е. принятого еще до вступления в силу части IV ГК РФ), в котором автор представлял интересы правообладателя. В данном деле рассматривалось заявление о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации. В Решении указано на то, что продукция, производимая третьей компанией по заказу правообладателя из его сырья и расфасованная в представленные им материалы упаковки, является продукцией правообладателя. Представленные доказательства свидетельствуют о том, что товар, маркированный спорным товарным знаком, поставлялся в Россию в адрес российского импортера иностранной дистрибьюторской компанией на основании дистрибьюторского договора, заключенного с правообладателем во исполнение обязательств, принятых перед правообладателем и в интересах последнего. Таким образом, судебным решением было установлено, что осуществление поставки в РФ произведенной третьими лицами по заказу правообладателя продукции через посредническую компанию в адрес российского импортера является использованием товарного знака самим правообладателем, в результате чего суд признал недействительным Решение Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по международной регистрации вследствие его неиспользования. В связи с рассмотрением дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака существенным является вопрос о возможном характере и объеме доказательств, которыми должен подтверждаться факт использования товарного знака. Палата по патентным спорам исходит из того, что правообладатель должен подтвердить документально факт использования им товарного знака на продукции с момента ее производства вплоть до доведения до конечного потребителя. Представляется, что такая позиция противоречит положению статьи 1486 в совокупности с п. 2 ст. 1484 ГК РФ, которыми установлено, что использованием товарного знака признается введение в гражданский оборот маркированного товарным знаком товара в любой установленной законом форме, либо ввоз его на территорию РФ. Исходя из содержания вышеуказанной статьи, обязанность по использованию товарного знака правообладателем считается выполненной в момент, когда производимый им товар реализован первоначальному российскому потребителю, в результате чего правообладатель утрачивает дальнейший контроль за прохождением товара, а не конечному потребителю. Требования о представлении доказательств со стороны правообладателя должны быть ограничены наличием только тех документов, которыми он может и должен располагать как участник и исполнитель первоначальной сделки, при этом, при внешнеторговой сделке эти доказательства должны быть лимитированы документами, подтверждающими поступление товара на таможенную территорию РФ. В вышеназванном решении Арбитражного Суда г. Москвы прямо указано на то, что доводы Палаты по патентным спорам об отсутствии доказательств доведения товара до конечного потребителя не основаны на нормах Закона РФ «О товарных знаках», в равной степени этот вывод суда применим и к положениям части IV ГК РФ. Другой новеллой части IV ГК РФ является введение ограничения круга лиц, которые имеют право подавать заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Если ранее действовавшее законодательство допускало возможность подачи такого заявления любым лицом, то в настоящее время пунктом 1 статьи 1486 этот круг ограничен «заинтересованными лицами». Эта мера, направленная на защиту правообладателей от рейдерских захватов знаков, тем не менее, до конца не исключает такой возможности. Остается неясным, какие критерии к определению наличия «заинтересованности» будут применяться административными и судебными органами, на каком этапе рассмотрения Палатой по патентным спорам заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования и с участием каких лиц будет определяться и устанавливаться наличие «заинтересованности» у заявителя. Думается, что было бы справедливым рассматривать этот вопрос поэтапно, а именно, при принятии заявления Палатой по патентным спорам, последняя должна проверить факт наличия в заявлении доводов заявителя, свидетельствующих о его заинтересованности, и в их отсутствии отказать в приеме заявления. Оценка наличия заинтересованности должна осуществляться коллегией Палаты по патентным спорам в процессе рассмотрения заявления и с учетом мнения правообладателя в условиях состязательности сторон. В случае, если наличие заинтересованности не будет доказано заявителем, либо она будет иметь сомнительный характер, в удовлетворении заявления следует отказывать даже в том случае, если правообладатель не предоставил подтверждений факта использования знака. Такой подход в некоторой степени оградит правообладателей от возможных злоупотреблений со стороны заявителей, поскольку последние не несут ни какой-либо ответственности ни за подачу ложных заявлений о неиспользовании, ни обязанности возместить правообладателю расходы, связанные с представлением своих интересов в Палате по патентным спорам. У лица, подавшего заявление о досрочном прекращении правовой охраны вследствие предполагаемого неиспользования товарного знака нет даже необходимости участвовать в заседании коллегии Палаты, поскольку бремя доказывания факта использования возлагается на правообладателя, а проверку выполнения им своей обязанности по использованию знака осуществляет Палата по патентным спорам. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что рассмотренные новеллы части IV ГК РФ приблизили понимание использования товарного знака к реальным условиям гражданского оборота. Насколько же эффективной будет реализация заложенных в них идей, покажет правоприменительная практика.